עובדות וטענות:

בשנת 1958 החלה המשיבה (תנובה) לייצר לבניה – תוצרת חלב ניגרת המכילה 4.5% שומן – בשם 'אשל'. בשנת 1962 החלה המערערת (יטבתה) לייצר מוצר דומה, שכונה אף הוא בשם 'אשל'. במשך עשרות שנים שיווקה המערערת את מוצריה באזור הדרום בלבד, באמצעות המשיבה. בשנת 1987 נחתם הסכם הפצה בין הצדדים, שהסדיר מערכת יחסים זו (להלן: הסכם ההפצה). בשנת 1998 פסק שיתוף הפעולה בין השתיים נוכח רכישתה של המערערת על ידי 'מחלבות שטראוס'.

ביום 12.11.97 פנתה המשיבה ללשכת סימני המסחר בבקשה לרישום סימן המסחר 'אשל'. ביום 15.4.98 הגישה המערערת בקשה לרישום סימן מסחר 'אשל יטבתה'. נוכח הדמיון בין שני הסימנים הופנו הצדדים להליך לפי סעיף 29 לפקודת סימני המסחר, העוסק ב"בקשות מתחרות לסימנים זהים".

הפוסק קבע, כי לאור יישום המבחנים לקביעת העדיפות בין בקשות מתחרות, עולה כי על פי שלושת המבחנים – תאריך הגשת הבקשה, אופן השימוש בסימן ומבחן תום הלב, ידה של תנובה על העליונה. כן נדחתה טענת המערערת, כי נוכח הנסיבות המיוחדות של העניין, יש לרשום את שני הסימנים במקביל בהתאם לסעיף 30 לפקודה. נקבע, כי הואיל וקיימת סכנת הטעייה אין מקום לרישום מקביל של סימני המסחר. נוכח האמור, נקבע כי ההליכים לפי הפקודה יימשכו לגבי בקשתה של תנובה לרישום סימן המסחר 'אשל'.

מכאן הערעור דנן.

דיון משפטי:

כב' הש' א' רובינשטיין:

סימן מסחר מבחין בין מוצריו של בעל סימן המסחר לבין המוצרים המתחרים (באותו ענף ולעתים אף בענפים אחרים). רישומו, מאפשר לבעל הסימן להגן על המוניטין שנוצר למוצריו. נוכח האמור, נועדו הוראות פקודת סימני המסחר להעניק הגנה ליחיד מפני פגיעה בקניינו ובמוניטין שרכש. לצד הגנה זו נועדה הפקודה להגן אף על האינטרס הציבורי שבמניעת הטעיה עקב שימוש בלתי מורשה בסימן המסחר. מנגד, הפקעת יתר של סימנים מנחלת הכלל (על ידי רישומם) עלולה לפגוע בחופש העיסוק ובחופש הביטוי של כלל הציבור. לפיכך, נדרש הליך הרישום של סימני המסחר לאזן בין כלל האינטרסים הנזכרים, ומחייב איפוא נקיטה במידה רבה של זהירות.

במשך השנים השתרשה בפסיקה האבחנה בין ארבעה שמות המשמשים במסחר, לפי מידת ההגנה המוענקת להם: שמות גנריים - לא יזכו כלל להגנה; שמות תיאוריים - יזכו להגנה מעטה ביותר ובמקרים נדירים; שמות מרמזים - יזכו להגנה מוגברת ובני הקטגוריה הרביעית - שמות "שרירותיים" או שמות דמיוניים - יזכו להגנה הרבה ביותר. פקודת סימני המסחר אוסרת על רישומם של סימנים שאינם נושאים אופי מבחין (סעיף 8). היינו, שהקהל מתחיל להכיר בהם לא רק ככינוי או כתיאור אלא כסימן או שם המזהים את העסק או הטובין עם התובע.

השאלה אותה יש לבחון איפוא היא מיקומו של השם הנדון על "ציר התיאוריות". על ההגדרה המילונית של המלה אשל עמד הפוסק בהחלטתו ועניינה "שיח או עץ בעל עלים דקים ועדינים ותפרחות של פרחים בעלי צבעים שונים" או "פונדק, אכסניה". הראשון הוא שם מקראי, השני הוא שימוש תלמודי. הנה כי כן, דומה כי בתחילה הייתה המלה 'אשל' שרירותית בהיבחרה למוצר, שכן המשמעות המילולית שנשאה חסר כל זיקה לטובין שייצגה – תוצרת חלב ניגרת בשיעור 4.5% שומן. נדמה אפוא, כי אין ולא יכול להיות חולק, שבתחילה הייתה המלה 'אשל' שם בעל אופי מבחין, ושלא ניתן היה לראות בה סימן הפתוח למסחר או שם גנרי כהגדרתם לעיל. עוד נדמה, כי מוסכם אף על המערערת, שאילו פנתה המשיבה בבקשה לרישום הסימן 'אשל' בשנת 1958, הייתה זוכה ברישומו.

יתכנו מצבים בהם היה סימן כלשהו שהיה כשיר לרישום מאבד במשך הזמן מסגולת האבחנה שלו והופך להיות לסימן הפתוח לשימוש הכלל. זאת, כאשר הסימן השיג הכרה בקהל בקנה מידה רחב ביותר, אך המתחרים משתמשים בו גם הם; או כשהציבור מזהה את הסימן עם שם או כינוי הסחורה ולא כשם של מוצר ספציפי. מצב דברים זה יכול להתקיים אף בסימן שטרם נרשם: ייתכן מצב בו בתחילה סימן פלוני היה, לכולי עלמא, בעל אופי מבחין, אולם הבקשה לרישומו הוגשה לאחר שנים רבות של שימוש. עשויה להתקבל הטענה, לפיה אין הסימן כשיר לרישום (בעת הגשת הבקשה) שכן במשך הזמן איבד מאופיו המבחין והפך לשם גנרי.

יש לזכור, כי הפיכתו של מוצר מסוים למותג (בין היתר על ידי שימוש בסימן מסחר) מצריכה השקעה מרובה הכרוכה לעתים קרובות בהקצאת משאבים ומאמצים רבים, וכי בסופו של יום, הכרזה על סימן מסחר כעל שם גנרי יתכן לראותה כהפקעת קניינו של הפרט, או כמעין - הפקעה.

נקבע, כי לא ניתן לומר שסימן המסחר 'אשל' הפך לשם גנרי. בהגדרות המילוניות לא ניתנה אינדיקציה (בוודאי לא מכרעת) לכך, שהמילה 'אשל' היא מונח מילוני, המתאר מוצר חלב בעל 4.5% שומן. משמעותה המילונית הנפוצה-ישנה של המלה 'אשל' מעוגנת במקורות היהודיים, כאמור לעיל, ממנה אף ניטל הביטוי הנפוץ בעולם המינהלי והמסחרי, שעובד הנדרש לשעות עבודה ארוכות או אף ללינה מחוץ לביתו זכאי לתוספת אש"ל – אכילה, שתיה, לינה. על מנת להוכיח שסימן פלוני הינו משותף במסחר, דרושה הוכחה שהמלה או סימן נמצאים בשימוש על ידי מספר בעלי עסק באותו ענף מסחרי. מכאן, שלא ניתן לסווג את השם אשל כשם גנרי.

לפיכך, עלינו לצעוד במסלול של סעיף 29 לפקודה, ולבחון למי מהצדדים נתונה הזכות לרשום את הסימן. הפסיקה קבעה לעניין זה, כי המבחנים הם: תאריכי הגשת הבקשה לרישום; מידת השימוש שעשה כל צד בסימן המבוקש על ידו עד להגשת הבקשה וממועד הבקשה; ותום הלב של המבקשים בבחירת הסימן המבוקש.

מבחן השימוש עד למועד הגשת הבקשה: השאלה שיש לבחון היא, איזה מבין מגישי הבקשות המתחרות הצליח לרכוש בארץ הכרה והוקרה לסימנו בקרב הציבור עד למועד הגשת בקשת הרישום. יש לקבל קביעת הפוסק, כי תנובה עשתה שימוש בסימן 'אשל' במשך 40 שנה בהיקף משמעותי יותר מיטבתה, וכי אין בראיות שהציגה יטבתה כדי להוכיח, כי לפני מועד הגשת הבקשה לרישום, רכש הסימן שלה מוניטין בקרב ציבור הצרכנים בישראל. לא זו אף זו: השימוש של יטבתה בסימן, עובר להגשת הבקשה לרישום, היה מכוח הסכמה שנתנה תנובה ליטבתה לשימוש בסימן, כעולה מהסכם ההפצה שנחתם ביניהן.

הן המערערת והן המשיבה לא חלקו על העובדה, כי השימוש הראשוני בסימן נעשה על ידי תנובה, בשנת 1958. המשיבה הוסיפה וטענה, כי מאז המציאה את הסימן 'אשל' עשתה בו שימוש אינטנסיבי וממושך, אשר כתוצאה ממנו מזוהה הוא עם תוצרתה, וכי נתחי השוק של המתחרים, שעושים שימוש במותגים אחרים – קטנים בהרבה. ואם באמור לא סגי, הרי שהמערערת לא הציגה ראיה בדבר היקף המכירות שלה בתקופה שקדמה להגשת הבקשות לרישום. משכך, עלה בידי המשיבה להוכיח רכישתו של מוניטין בסימן, ועל כן שקלולו של מבחן זה נוטה גם הוא לטובתה.

היקף השימוש בסימן עד למועד הבירור: מהדו"ח שהגישה המערערת עולה, כי היקף המכירות של המוצר נע לכאורה בטווח שבין שלושה וחצי לארבעה מיליון ש"ח. המשיבה לא נתבקשה להציג נתונים דומים, ולפיכך לא ניתן להשוות בין היקפי המכירות של השתיים בתקופה זו. ואולם, רק על מנת לסבר את האוזן - יצוין, כי לפי תצהירה של סגנית מנהלת אגף השיווק בתנובה, היקף המכירות של המשיבה במוצר 'אשל' בשנת 1998 עמד על למעלה משלושים ותשעה מיליון ש"ח. בהחלטת הפוסק צוין, כי גם בדיון שהתקיים בחודש ינואר 2004 לא נטענה כל טענה בדבר שינויים בהיקף השימוש של תנובה בסימן. אשר על כן, ונוכח הזהירות המתבקשת ביישומו של מבחן זה, אין לקבוע, שמבחן זה מעניק עדיפות לצד אחד על פני משנהו.

תום לב: בגדרו של מבחן תום הלב יש לבחון את המניעים לבחירת הסימן: עלינו לברר האם אחד הצדדים (או שניהם) בחר את הסימן המבוקש לשם יצירת תחרות בלתי הוגנת כדי לזכות מן המוניטין שרכש לעצמו הצד האחר או כדי לפגוע במוניטין זה.

משנקבע, כי השימוש שעשתה המערערת בסימן (בתקופה שבין 1962 ו-1998) היה מכוח רשות שקיבלה מן המשיבה, יש בהגשת בקשה לרישום בהסתמך על שימוש זה משום ניצול שלא במקומו של מערכת היחסים ששררה בין הצדדים עד לשנת 1998.

כמו כן, במצב דברים בו טענה המערערת כי יש לרשום את הסימן על שמה ומאידך טענה כי הוא גנרי, בחינת "גם לי גם לך לא יהיה", יש בכך סממן בעייתי נוסף בהתנהלותה בגדרי תום לב.

לאור האמור, ובשקלול מבחני סעיף 29, המשיבה היא שראויה להירשם כבעליו של הסימן 'אשל'.

הערעור נדחה

המערערת תשלם למשיבות הוצאות בסך 30,000 ש"ח