עובדות וטענות:

המערערת 1 (להלן: אוגוסט), חברה המאוגדת בגרמניה, הינה יצרנית של דברי מתיקה ובכלל זה ממתק שוקולד קרמל המשווק בארץ מאז שנת 1996 תחת השם "TOFIFEE". מדובר בממתק העשוי שוקולד וקרמל, שצורתו מזכירה חצי כדור, מעין בלוט. ביום 15.4.03 הגישה אוגוסט בקשה לרישום סימן מסחר, הכולל תצלום של שלוש יחידות של ממתק טופיפי משלוש זוויות שונות, והסימן נרשם בפנקס סימני המסחר ביחס לטובין הבאים: "ממתקים, מסטיקים, שוקולד, מוצרי שוקולד, פרלינים, מאפים...".

המשיבה 1 (להלן: אלפא) הינה חברה העוסקת בייבוא ממתקים ובשיווקם, המייבאת לישראל ומשווקת בה ממתק שוקולד קרמל, אשר צורתו התלת ממדית דומה לצורתו של ממתק טופיפי. ממתק זה משווק באריזה, עליה מופיע השם "CHOCODAN'S".

המערערות הגישו לבית המשפט תובענה כנגד המשיבות, באשר שיווקו של הממתק שוקודנס הדומה לממתק טופיפי מהווה הפרה של סימנן. עוד נטען, כי האריזה שבה משווק ממתק שוקודנס מפרה אף היא את סימן המערערות. המערערות הוסיפו וטענו, כי במעשים האמורים יש משום עשיית עושר ולא במשפט. לפיכך, עתרו למתן צו מניעה קבוע האוסר על המשיבות לייבא ולשווק את ממתק שוקודנס או ממתק אחר בעל צורה זהה לסימנן. כן ביקשו המערערות, כי ייפסק לטובתן פיצוי כספי.

בית המשפט דחה את טענת המערערות לפיה, סימן המסחר שלהן הינו סימן תלת ממדי המורכב מצורתו של ממתק טופיפי. תחת זאת נקבע, שסימן המערערות הינו סימן דו ממדי אשר אינו מגן על צורתו של ממתק טופיפי כי אם על הצורה הגרפית כפי שהיא מוצגת בנסח הרישום. עוד נפסק, כי הגם שפקודת סימני מסחר מאפשרת רישומם של סימני מסחר תלת ממדיים, הרי שצורתו של המוצר עצמו אינה כשרה להירשם כסימן מסחר. משכך, עצם השיווק של ממתק הדומה בצורתו לצורת הממתק המופיעה במסגרת סימן המערערות, אינו בא בגדר הפרה של סימן המסחר. בית המשפט המשיך והשווה את אריזת השוקודנס לזו של טופיפי וקבע כי אריזת שוקודנס אינה מעוררת חשש להטעיה. משכך, אין בה משום הפרה של סימן המערערות. על כך הערעור דנן.

בית המשפט דכאן, בניגוד לבית משפט קמא, הגיע לכלל מסקנה, כי סימן המערערות נרשם כסימן מסחר תלת ממדי. הסוגיה המשפטית שנותר לדון בה, היא האם צורתו התלת ממדית של מוצר מסוים כשרה להירשם כסימן מסחר ביחס לטובין מאותו הגדר של המוצר עצמו.

דיון משפטי:

כב' הש' א' גרוניס:

מטרתם המסורתית של סימני מסחר הינה לשמש לזיהוי מקורם של הטובין באופן שציבור הצרכנים, בראותו את הסימן, יקשר אותו עם מקור מסוים. סימן המסחר מאפשר לבעליו לבַדל את מוצריו ממוצרי מתחריו, ובכך להגן על המוניטין שלו ולמנוע הטעיה של צרכנים ביחס למקור הטובין. כן מקל סימן המסחר על הצרכנים להתמצא בשוק הרלוונטי ולאתר בקלות רבה יותר את המוצר המסוים שברצונם לרכוש.

לשם השגת מטרות אלה, מעניקה הפקודה לבעלים של סימן המסחר בלעדיות על השימוש בסימן ביחס לאותם טובין שלגביהם הוא נרשם. בהתאם, על מנת להיות כשר לרישום, נדרש הסימן להיות בעל "אופי מבחין" מסימנים של אחרים. בהקשר זה יש להזכיר שתי אפשרויות שונות: ראשית, יכול שהסימן יהיה בעל אופי מבחין מעצם טבעו, היינו - בעל אופי מבחין אינהרנטי. כך למשל, סימנים המורכבים ממילים שהינן פרי דמיון והמצאה, נחשבים בדרך כלל לבעלי אופי מבחין אינהרנטי. שנית, אף אם הסימן אינו בעל אופי מבחין אינהרנטי, אפשר שבעקבות השימוש בו רכש הסימן משמעות משנית באופן שציבור הצרכנים מקשר בינו לבין טובין ממקור מסוים. במקרה כזה יש לומר כי הסימן רכש אופי מבחין למעשה, כלומר - הסימן הינו בעל אופי מבחין נרכש.

ההגדרה של המונח "סימן" בסעיף 1 לפקודה כוללת בתוכה, בין היתר, דמויות ואותות תלת ממדיים. ממילא, עובדת היותו של סימן תלת ממדי אינה שוללת, כשלעצמה, את אפשרות רישומו כסימן מסחר. עם זאת, עוסקים אנו בכשרות רישומו של סימן מסחר תלת ממדי מסוג מסוים - כזה המורכב מצורתו של המוצר והמתייחס לטובין מאותו הגדר אליו משתייך המוצר עצמו.

כאמור, מטרתו של סימן המסחר הינה לבַדל את המוצר של בעליו מן המוצרים של מתחריו, ובכך להגן על המוניטין של בעל הסימן. האפשרות שצורה תלת ממדית של מוצר תשמש כסימן מסחר ביחס למוצר עצמו (או ביחס לטובין מאותו הגדר) מעוררת קשיים ניכרים. בבסיסם של קשיים אלו ניצבת העובדה, כי לצורתם של מוצרים יש, פעמים רבות, תפקיד עצמאי החורג מתפקידו של סימן מסחר כאמצעי בידול. כך, במקרים מסוימים יש לצורת המוצר תפקיד פונקציונלי שעניינו השגת תוצאה טכנית או הנדסית, ואילו במקרים אחרים נודעת לצורה חשיבות אסתטית.

מעובדה אחרונה זו נובעים שני קשיים עיקריים: ראשית, רישומו של סימן מסחר תלת ממדי המורכב מצורת המוצר מעניק לבעליו מונופולין בלתי מוגבל בזמן על צורה זו ומונע ממתחריו לעשות בה שימוש. כך נמנעים מהם היתרונות הפונקציונליים והאסתטיים הגלומים בצורתו של המוצר, ונפגעת אפשרותם להתחרות באופן יעיל בבעל הסימן. שנית, לאור התפקידים הפונקציונליים והאסתטיים אותם ממלאת צורתו של המוצר, הרי שהציבור אינו נוטה, דרך כלל, לראות את צורת המוצר כאינדיקציה למקורו של המוצר. זאת, אף במקרים בהם צורתו של המוצר הינה בעלת אופי ייחודי ביחס למוצרים אחרים מאותו סוג. במלים אחרות, יכולתה של צורת המוצר לשאת אופי מבחין אינהרנטי מוטלת, ככלל, בספק.

קשיים אלה מובילים לכלל מסקנה, כי סימן המורכב מצורתו התלת ממדית של מוצר אינו כשר להירשם כסימן מסחר על פי החלופה של אופי מבחין אינהרנטי. זאת, בשל החשש כי יצרנים יטענו לאופי מבחין אינהרנטי של צורת המוצר מתוך מטרה לעקוף את מגבלות הזמן הקבועות במסגרת ענפים אחרים של דיני הקניין הרוחני. וכן לאור החשש מפני פגיעה בתחרות כתוצאה מהענקת מונופולין בלתי מוגבל בזמן בצורותיהם של מוצרים. בצירוף לחשש מפני פגיעה בתחרות את הנתון לפיו, ממילא אך במקרים נדירים עשויה צורתו של המוצר להיות בעלת אופי מבחין אינהרנטי, הרי שאין מנוס מן המסקנה לפיה אין מקום להכיר באפשרות רישומו של סימן מסחר תלת ממדי המורכב מצורתו של המוצר על פי החלופה של אופי מבחין אינהרנטי.

שונים הם פני הדברים בכל הנוגע לאפשרות רישומו של סימן תלת ממדי המורכב מצורת המוצר על פי החלופה של אופי מבחין נרכש. היינו, לצורה אשר ציבור הצרכנים מקשר בינה לבין טובין ממקור מסוים. משמוכח כי צורתו של המוצר רכשה אופי מבחין למעשה, הרי שאין עוד נפקות לנתון לפיו אך במקרים נדירים תהא צורת המוצר בעלת אופי מבחין אינהרנטי.

זאת ועוד, נראה כי האינטרס לרישום צורת המוצר כסימן מסחר חזק יותר מקום בו מבקש הרישום מוכיח כי הצורה משמשת בפועל לבידולו של המוצר ולהגנה על המוניטין (אופי מבחין נרכש), מאשר במקרה בו טוען הוא כי לצורת המוצר יש פוטנציאל לבידול ולהגנה כאמור (אופי מבחין אינהרנטי).

אכן, החשש מפני פגיעה בתחרות כתוצאה מהקושי לקבוע מבחנים ברורים באשר לתפקידה האסתטי או הפונקציונלי של צורת המוצר, רלוונטי אף ביחס לחלופה של אופי מבחין נרכש. אף על פי כן, דומה כי מכלול השיקולים ביחס לחלופה זו מובילים למסקנה לפיה ראוי להכיר באפשרות לרשום צורות תלת ממדיות של מוצרים כסימני מסחר על פי החלופה של אופי מבחין נרכש. משמע, באותם מקרים בהם יוכח בבירור כי צורת המוצר משמשת בפועל לבידולו, וכי הצורה אינה בעלת תפקיד אסתטי או פונקציונלי ממשי - תהא הצורה כשרה לרישום כסימן מסחר. יצוין, כי כאשר משמשת צורת המוצר בפועל כאמצעי זיהוי ובידול, הרי שממלאת היא תפקיד של סימן מסחר. אז, ממילא קמה הצדקה להעניק הגנה לגביה במסגרת דיני סימני המסחר.

כמו כן, ככל שהדבר נוגע לסימני מסחר תלת ממדיים המורכבים מצורתו של המוצר, אין מנוס מן המסקנה לפיה היותו של הסימן בעל אופי פונקציונלי (או אסתטי) שולל את כשרותו להירשם כסימן מסחר, וזאת אף אם יוכח כי רכש אופי מבחין למעשה. אלמלא תאמר כן, עלולה התוצאה להיות מתן מונופולין בלתי מוגבל בזמן בצורות פונקציונליות (או אסתטיות), העלולה לפגוע קשות בתחרות במסגרת השוק הרלוונטי.

התוצאה היא כי פסק דינו של בית המשפט המחוזי מבוטל, וההליך מוחזר לבית משפט קמא על מנת שיכריע בסוגית תוקפו של סימן המערערות על פי האמור לעיל.